Менять или защищать?
70% – это, конечно же, высокая степень сходства обозначений. Ответ на вопрос, менять или защищать, зависит от того, сколько денег и сил вложила компания в продвижение на рынок своей продукции или услуг под спорным товарным знаком, а также в то, чтобы его узнавал целевой потребитель.
Например, компания только планирует выйти на рынок со своим новым товарным знаком. Перед тем как подать заявку на его регистрацию, она провела проверку и выяснила, что уже существует зарегистрированный знак, сходный с её обозначением. И степень смешения 70%. В такой ситуации однозначная рекомендация – менять свой знак.
Если компания все-таки настаивает на защите нового обозначения, то необходимо как можно скорее зарезервировать за собой право на планируемый товарный знак. Для этого нужно подать заявку на его регистрацию. Так компания, как минимум, избавится от проблем со сходными товарными знаками других конкурентов, помимо выявленного ранее.
Но даже подав заявку, лучше не спешить с вложением денег в запуск продукции под новым товарным знаком и в его маркетинговую раскрутку. Для начала необходимо определить, есть ли у вас шанс успешно преодолеть конфликт с более ранним товарным знаком, сходным до степени смешения в 70%.
Как разрешить конфликт с более ранним знаком?
Первый возможный шаг — обратиться к владельцу уже зарегистрированного товарного знака с просьбой дать согласие на использование и регистрацию своего обозначения. В большинстве случаев владельцы идут навстречу и за определенное вознаграждение готовы предоставить согласие.
Если договориться не получилось, то можно попробовать досрочно прекратить действие сходного знака в отношении товаров или услуг, которые интересуют компанию. Закон допускает такую возможность, если такой товарный знак был зарегистрирован более трех лет назад и в течение последних трех лет не использовался его владельцем для маркировки упомянутых категорий товаров или услуг.
Здесь необходимо проанализировать следующее:
1. Действительно ли ранее зарегистрированный товарный знак не используется и каковы шансы на успех;
2. Сможет ли компания доказать свою заинтересованность в досрочном прекращении ранее зарегистрированного товарного знака. Одной только заявки, поданной в Роспатент, будет недостаточно. Необходимо, чтобы организация предприняла действия для выхода на рынок со своим товарным знаком;
3. Готова ли компания нести существенные финансовые затраты и продолжительное время оплачивать работу юристов и патентных поверенных. Ведь в случае положительного решения суда, дело будет рассматриваться еще и в Палате по патентным спорам (апелляционной инстанции Роспатента). Это связано с тем, что сроки экспертизы заявок в Роспатенте ограничены, а без нее получить положительное решение суда о досрочном прекращении мешающего знака практически невозможно.
Взвесив данные три фактора, компания принимает окончательное решение: менять или защищать.
Что делать, если вы используете незарегистрированное обозначение и к вам пришел владелец сходного товарного знака?
Может быть и такая ситуация, когда обозначение не зарегистрировано в качестве товарного знака, но при этом давно используется. Продукция, маркированная им, широко представлена на рынке и популярна среди своей целевой аудитории. И тут компании неожиданно предъявляет претензии владелец сходного обозначения, уже зарегистрированного в качестве товарного знака. В такой ситуации, конечно же, нужно защищать свое обозначение.
Как и в первом случае, сначала необходимо сравнить товары, маркируемые незарегистрированным обозначением, и те, для которых зарегистрированный товарный знак реально используется. И попытаться решить вопрос мирным путем. Возможно, удастся договориться с владельцем уже зарегистрированного знака о разграничении сфер использования обозначений, даже если они и относятся к какой-либо общей отрасли, скажем, пищевой. Более ранний товарный знак может, например, применяться только для маркировки молока и молочной продукции, а знак компании – для мясных продуктов. При этом крайне важно любую договоренность документально зафиксировать с помощью соглашения.
Если мирно договориться не получилось, то как и в первом случае, можно попробовать досрочно прекратить действие уже зарегистрированного знака, так как он не используется либо зарегистрирован с нарушением закона. В частности, можно заявить, что его использование способно ввести потребителя в заблуждение, поскольку продукция или услуги под знаком компании появились на рынке гораздо раньше, чем спорный знак, и покупатели связывают их исключительно с именем этой компании. При определенных обстоятельствах, возможно также доказать, что лицо, зарегистрировавшее такой знак, хотело воспрепятствовать коммерческой деятельности компании – запрещенное законом злоупотреблением.
Ошибка Роспатента
Бывают и такие случаи, когда компания успешно регистрирует свой товарный знак, активно его использует, а через какое-то время обнаруживается, что Роспатент допустил ошибку и не заметил, что ранее уже был зарегистрирован сходный товарный знак. Это крайне неприятная ситуация, которая редко, но встречается на практике. Пока у компании действует регистрация на ее обозначение, предъявить ей претензии о незаконном использовании чужого товарного знака нельзя. Поэтому владелец более раннего товарного знака, скорее всего, попытается оспорить регистрацию товарного знака компании. Риск такого оспаривания будет сохраняться в течение пяти лет с даты, когда сведения о регистрации знака компании опубликованы в Государственном реестре товарных знаков РФ.
В такой ситуации компании необходимо защищать свой товарный знак. В частности, необходимо собрать и предоставить в Палату по патентным спорам, доказательства того, что в процессе экспертизы вашего обозначения эксперты Роспатента пришли к правильному и обоснованному выводу об отсутствии сходства. 70% – высокая степень сходства, но это не стопроцентная. Значит, можно найти доводы в пользу отсутствия смешения двух сравниваемых товарных знаков в глазах потребителя. Если же в Палате по патентным спорам Роспатента не получилось отстоять законность своего товарного знака, то сохраняется возможность оспорить решение Роспатента в Суде по интеллектуальным правам.
Известны случаи, когда компании успешно доказывали, что риск смешения двух знаков отсутствует даже несмотря на высокую степень сходства. Это подтверждали при помощи многочисленных опросов потребителей. Следовательно, нарушения прав владельца более раннего товарного знака не было.
При этом стоит отметить, что Гражданский кодекс запрещает вхождение одного знака в другой. Такие конфликтные ситуации одни из самых сложных для урегулирования, поскольку в этом случае не предусматривается оценка риска смешения знаков потребителями.
Таким образом, сходство со степенью смешения до 70% – это серьезная проблема, из которой на практике не всегда получается выйти с минимальными финансовыми и временными потерями. Поэтому прежде чем использовать новый товарный знак и выходить с ним на рынок, всегда необходимо проверить существуют ли более ранние сходные товарные знаки. Только после анализа степени сходства знаков и шансов на успешное преодоление выявленной более ранней регистрации на сходный товарный знак можно принимать решение о том, менять или защищать свой товарный знак.